Nuestro cliente Orbitel S.A. E.S.P. una de las más importantes empresas de telecomunicaciones de Colombia, deseaba registrar la marca ORBITEL en Estados Unidos. No obstante, el signo ORBITEL ya estaba registrado a nombre de otra compañía, para servicios relacionados con aquellos del ramo de la clase 38.
En ese orden de ideas, nuestra firma planteó la estrategia de iniciar un trámite de cancelación por no uso de la marca Orbitel cuya titularidad radicaba en cabeza de la sociedad SR Comms Management Ltd., domiciliada en el Reino Unido.
Después de un arduo proceso, el Tribunal de Apelaciones de la oficina americana de marcas aceptó nuestras peticiones y decidió cancelar el signo ORBITEL por falta de uso. Eso dejó el camino libre para que nuestro cliente presentara a través nuestro, la marca ORBITEL en Estados Unidos, registro que se obtuvo con éxito.
Caso ORBITEL en Perú
Nuestro cliente Orbitel S.A. E.S.P. buscaba registrar su marca Orbitel en Perú, para distinguir servicios de telecomunicaciones. No obstante, la marca tuvo oposición por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. de Chile, ENTEL sobre la base de su marca ORBITEL registrada en la misma clase en Perú.
La estrategia de defensa que diseñamos en su momento, tuvo como pretensión principal la solicitud de cancelación por no uso del signo de ENTEL En subsidio se solicitó declarar la nulidad del signo ORBITEL de ENTEL, por haber sido otorgado desconociendo el nombre comercial ORBITEL de nuestro cliente, para lo cual se aportó un gran acervo probatorio.
En primera instancia la autoridad marcaria de Perú el INDECOPI, canceló por no uso la marca de ENTEL y en consecuencia declaró infundada la oposición de esta empresa. Pero negó la marca de nuestro cliente debido a la presencia de solicitudes de ENTEL que estaban en trámite y que incluían la expresión ORBITEL.
No obstante, nuestro cliente presentó oposiciones andinas contra las marcas en trámite de ENTEL. Las oposiciones fueron éxitosas y por lo tanto, eliminados todos los obstáculos, nuestro cliente pudo registrar su marca ORBITEL en territorio peruano.
CONSEJO DE ESTADO DECIDE QUE LA MARCA
SI ES REGITRABLE
Luego de más de 7 años de
solicitudes, trámites, oposiciones, recursos y nulidades el pasado
24 de enero la sección primera del Consejo de Estado ordenó la
concesión de la marca WOK mixta, para identificar servicios de Bar
y Restaurante.
El día 7 de febrero de
2001 el señor Benjamín Villegas Bayer, gerente de la empresa Lao Kao
S.A. dueña de la conocida cadena de restaurantes WOK, solicitó el
registro en Colombia del Signo WOK para proteger los servicios de
restaurante y bar.
Estudiada la solicitud
correspondiente al registro del signo WOK, la Superintendencia de
Industria y Comercio, ente responsable del registro de los signos
distintivos en Colombia, concedió en primera instancia el derecho
de exclusividad sobre tal expresión al solicitante, señor Benjamín
Villegas.
Ante este hecho, la firma
Inversiones Havi Ltda, dueña a su vez del conocido restaurante que
funciona bajo el nombre del famoso chef Harry Sasson, quien se
había opuesto a tal solicitud, interpuso los recursos de ley,
argumentando que esta expresión era descriptiva para los servicios
de bar y restaurante, logrando con ello que en segunda instancia la
Superintendencia de Industria y Comercio revocara su decisión
inicial y le negara el derecho sobre dicha marca al señor Benjamín
Villegas.
Encontrándose agotada la
vía gubernativa, el señor Benjamín Villegas, otorgó poder al
abogado Mauricio Pinzón de la firma Pinzón Pinzón y Asociados, para
que demandara ante la sección primera del Consejo de Estado dicha
decisión y obtuviera en su lugar, la revocatoria de la negación y
se ordenará conceder el registro, en su conjunto de la expresión
WOK.
Luego de este largo y
dilatado proceso adelantado ante la máxima autoridad de lo
contencioso Administrativo en Colombia y previo acopio de la
interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina de Naciones, el Consejo de Estado en su sección
primer, decidió finalmente el pasado 24 de enero de 2008, declarar
la nulidad del acto administrativo impugnado y ordenó a la
Superintendencia de Industria y Comercio, a titulo de
restablecimiento del derecho, conceder la marca WOK (mixta) en la
clase 42.7 a favor del solicitante, señor Benjamín Villegas B.
Teniendo en cuenta la
importancia y valor que para el mundo empresarial representan hoy
día los activos intangibles, este trascendental fallo le permita a
la empresa dueña de esta prestigiosa cadena de restaurantes ya no
solo contar dentro de su patrimonio con la titularidad sobre el
nombre comercial WOK sino que en adelante también ya puede contar
con la titularidad exclusiva en todo el territorio colombiano
sobre la marca:
Marzo 2008 |
